Abmahnung Bulli durch Kanzlei Bird & Bird

Mittlerweile liegen uns mehrere Abmahnungen vor, die von der Kanzlei Bird & Bird aus Hamburg für den Markeninhaber Volkswagen ausgesprochen wurden. In den uns vorgelegten Abmahnungen geht es um die angeblich markenrechtswidrige Verwendung des Zeichens „Bulli“. Vor dem Hintergrund dieser Abmahnungen sind aber durchaus auch Abmahnungen wegen der Nennung der Begriffe „Käfer“ oder „Golf“ vorstellbar.

1. Das Wichtigste in Kürze

• Keinesfalls die Unterlassungserklärung ungeprüft unterzeichnen
• Durch einen Fachanwalt überprüfen lassen, ob wirklich eine sog. markenmäßige Nutzung vorlag
• Mit einem Fachanwalt abstimmen, ob man sich außergerichtlich einigen oder sich gerichtlich gegen die Abmahnung wehren möchte
• In jedem Fall das Risiko mit einem Fachanwalt besprechen. Die angesetzten Gegenstandwerte sind hoch, daher ist auch das Klagerisiko hoch!
• Mit einem Fachanwalt erörtern, ob eine Umstellungsfrist vereinbart werden kann
• Die Erfüllung der Auskunftsansprüche sollten sorgfältig geprüft werden. Anhand der erteilten Auskunft bemisst sich der zu zahlende Schadenersatz
• Gerne können Sie uns für eine kostenlose Ersteinschätzung kontaktieren

2. Wer erhält Bulli-Abmahnungen?

Wir vertreten Onlinehändler, die im Bereich Ersatzteile, Restaurationen oder Zubehör für den beliebten VW Bus „Bulli“ tätig sind. Sie verwenden das Zeichen „Bulli“ entweder in ihrem Firmennamen, als Domain oder im Slogan ihrer Werbung. Wegen dieser Verwendung haben sie eine Abmahnung erhalten, da die Kanzlei Bird & Bird der Auffassung ist, dass dies markenrechtswidrig sei.

In der uns vorgelegten Abmahnung ging es um die Marke „Bulli“ für die Bezeichnungen von VW-Bussen aus der T-Reihe (T1, T2, T3 usw.). Betroffen können grundsätzlich aber auch Händler sein, die Ersatzteile, Zubehör oder Restaurationen und Reparaturen für andere Volkswagen-Modelle wie Käfer oder Golf anbieten.

3. Kostenfreie Ersteinschätzung der Kanzlei Obladen Gaessler Rechtsanwälte

Wenn auch Sie eine Abmahnung der Kanzlei Bird & Bird aus Hamburg erhalten haben, können Sie uns gerne für eine kostenloste telefonische Ersteinschätzung unter 022180067680 kontaktieren. Wir vertreten bundesweit Händler, die markenrechtliche Abmahnungen erhalten haben. Wir vertreten Sie natürlich auch, wenn Sie bereits eine einstweilige Verfügung oder Klage erhalten haben. Die Kanzlei Obladen Gaessler Rechtsanwälte ist eine Fachanwaltskanzlei mit über 10 Jahren Erfahrung im Markenrecht.

4. Nutzung von Marken für den Verkauf von Zubehör und Restaurationen

Aus markenrechtlicher Sicht haben wir bei einigen der ausgesprochenen Bulli-Abmahnungen Bedenken, dass dort tatsächlich ein Markenrechtsverstoß vorliegt. Voraussetzung ist nämlich stets die sog. markenmäßige Nutzung. Die bloße Nennung einer Marke ist nicht automatisch eine Markenverletzung. Ein Zeichen muss vielmehr markenmäßig, also als Marke verwendet werden. Dies ist nur dann der Fall, wenn ein Zeichen mit ihren Funktionen einer Marke verwendet wird. Hauptfunktion einer Marke ist dabei die sog. Herkunftsfunktion. Dies bedeutet, dass eine Marke dazu dient, ein bestimmtes Produkt so zu kennzeichnen, dass deutlich wird, aus welchem Unternehmen dieses Produkt stammt. Wenn das Zeichen „Bulli“ also lediglich rein beschreibend genutzt wird, würde keine Markenverletzung vorliegen. Wenn das Zeichen „Bulli“ dahingegen so genutzt wird, dass der Eindruck entstehen könnte, die damit beworbenen Dienstleistungen stammen aus dem Hause Volkswagen, würde eine Markenverletzung vorliegen. Soweit jedenfalls die markenrechtliche Theorie. In der Praxis wird das Erfordernis der markenmäßigen Nutzung nicht von allen Gerichten streng geprüft. Dies in Zusammenhang mit den regelmäßig durch Bird & Bird sehr hoch angesetzten Gegenstandswerten kann trotzdem eine außergerichtliche Lösung erforderlich machen. Ein Gerichtsverfahren wäre nämlich mit einem Kostenrisiko von mehreren zehntausend Euro verbunden.

5. Hintergrund-Infos zur markenmäßigen Nutzung am Beispiel „Bulli“

Bei dem Verkauf von Kfz-Ersatzteilen unter Nutzung der Marke stellt sich stets die Frage, ob hierin überhaupt eine Markenrechtsverletzung zu sehen ist. Eine solche kann nur dann angenommen werden, wenn das Zeichen, also die Marke auch markenmäßig, also gerade als Marke und nicht nur rein beschreibend, genutzt wurde. Bei Kfz-Teilen oder Dienstleistungen im Bereich Kraftfahrzeuge muss also stets geprüft werden, ob das Zeichen im konkreten Einzelfall auch als Marke oder lediglich rein beschreibend genutzt wurde.

Die Rechtsprechung hierzu ist mittlerweile recht ausdifferenziert.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist für einen Anspruch aus Art. 9 Abs. 2 b) als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal Voraussetzung, dass die Benutzung des angegriffenen Zeichens als Marke zu erfolgen hat, konkret, dass die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (BeckOK UMV/Müller, 18. Ed. 15.9.2020, UMV Art. 9 Rn. 27). Die Benutzung muss somit markenmäßig erfolgen.

Die markenfunktionale Extension des Begriffs einer Benutzung als Kennzeichen im Sinne der Rechtsprechung des EuGH bestimmt den Anwendungsbereich der Kollisionstatbestände, Fezer, § 14 Rn. 148.

Voraussetzung ist also, dass die Marke in ihrer Funktion gestört wird, (vgl. EuGH, Rs. C-206/01, GRUR Int. 2003, 229 – Arsenal).

Hauptfunktion der Marke ist die Garantie der Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Dies entnimmt der EuGH einer Auslegung des Art. 2 MRL und legt diese Gewährleistung der Herkunftsgarantie dem Verständnis des Markenkollisionsrechts und damit der Auslegung des Art. 5 Abs. 1 lit. a MRL zugrunde, (vgl. EuGH, aaO).

Für die markenmäßige Benutzung ist es zwar nicht erforderlich, dass der Verkehr annimmt, die beworbene Ware stamme von dem Markeninhaber; ausreichend ist es, dass der Verkehr die Gestaltung des angegriffenen Zeichens mit den verteidigten Marken gedanklich verknüpft.

Es muss also stets geprüft werden, ob die angesprochenen Verkehrskreise den streitgegenständlichen Online-Shop in einem organisatorisch-betrieblichen Zusammenhang mit Volkswagen sehen. Gerade auf dem Kfz-Ersatzteilemarkt ist es den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt, dass es diverse Drittanbieter für Ersatzteile gibt – dies gilt insbesondere in Bezug auf einen Oldtimer wie den T1, der allgemein als Bulli bekannt ist. Diese Grundsätze können aber auch auf Marken wie Käfer, Golf, Passat etc. übertragen werden. Bulli ist z.B. nicht nur eine Marke, sondern zugleich auch ein Gattungsbegriff für Busse aus dem Hause Volkswagen.

Ergänzend sei auch noch das Urteil des Oberlandesgericht Düsseldorf erwähnt:

OLG Düsseldorf, Urteil v. 28.11.2006, I-20 U 73/06.

6. Unsere Hilfe bei Bulli-Abmahnungen

In einem ersten Schritt können Sie uns gerne für eine kostenfreie telefonische Ersteinschätzung kontaktieren. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 022180067680. Im Rahmen der Ersteinschätzung prüfen wir, ob die Abmahnung berechtigt ausgesprochen wurde, wie die Erfolgschancen und wie die Risiken sind. Wir können zudem schon eine grobe „Marschrichtung“ vorgeben, welche Verteidigungsstrategie unseres Erachtens sinnvoll wäre.

Gerade die hoch angesetzten Gegenstandswerte können eine außergerichtliche Klärung der Angelegenheit wirtschaftlich sinnvoll machen. Gleichwohl stehen wir natürlich auch engagiert und kompetent an Ihrer Seite, wenn Sie sich nicht außergerichtlich einigen möchten, sondern die gerichtliche Auseinandersetzung suchen.

Entscheiden Sie sich für eine außergerichtliche Klärung der Angelegenheit sollte keinesfalls die der Abmahnung beigefügte Unterlassungserklärung ungeprüft unterzeichnet werden. Vielmehr kann es sinnvoll sein, eine modifizierte Unterlassungserklärung zu formulieren. Im Rahmen einer Gesamtlösung kann auch eine sog. Umstellungsfrist vereinbart werden. Dies bedeutet, dass man eine gewisse Frist erhält, um die Bezeichnung „Bulli“ abzuändern.

Bird & Bird macht zudem Auskunftsansprüche geltend. Auskunftsansprüche dienen dazu, einen möglichen Schadenersatz zu berechnen. Daher sollte hier umsichtig beraten werden, ob und wie die Auskunftsansprüche erfüllt werden.

Hier helfen wir Ihnen natürlich kompetent weiter.

Haben Sie bereits eine einstweilige Verfügung oder Klage erhalten, verteidigen wir Sie engagiert.

7. Wer ist die Kanzlei Obladen Gaessler Rechtsanwälte?

Die Kanzlei Obladen Gaessler Rechtsanwälte ist eine auf den gewerblichen Rechtsschutz, also Markenrecht und Urheber- und Medienrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei in Köln. Wir vertreten unsere Mandanten bundesweit. Wir haben eine über zehnjährige Erfahrung. Uns sind kurze Kommunikationswege genauso wichtig wie eine volle Kostentransparenz. Daher bieten wir die außergerichtliche Vertretung zu vorab kommunizierten Festpreishonoraren an. Gerne können Sie uns für eine kostenfreie Ersteinschätzung unter (0221) 800 676 80 telefonisch kontaktieren.

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