Designrechtsverletzung – was Ihnen bei unberechtigter Benutzung Ihres Designs zusteht

Ein innovatives Design erhöht die Chancen für Unternehmen am Markt. Doch was tun, wenn ein Anderer das eingetragene Design ohne Erlaubnis benutzt und Ihre Lorbeeren erntet? Wir erklären Ihnen, wann eine Designrechtsverletzung vorliegt und was Sie dagegen unternehmen können.

1. Was ist ein eingetragenes Design und welchen Schutz gibt es?

Das Designrecht ist ein Registerrecht, d.h. Designschutz entsteht grundsätzlich mit Anmeldung und Eintragung des Designs.

Für den nationalen Raum erfolgt dies  beim deutschen Patent- und Markenamt in München (DPMA), für den EU-Raum bei der EQUIPO in Alicante.

Im letzteren Fall spricht man von einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht, dessen Regeln denen des nationalen Designrechts ähneln.

Grundvoraussetzung für vollumfänglichen Schutz ist, dass das Design „neu“ ist und „Eigenart“ besitzt.

• Neuheit meint, dass vor Anmeldung kein identisches oder nur unwesentlich unterschiedliches Design offenbart worden sein darf.
• Eigenart bedeutet, dass der Gesamteindruck, der beim informierten Benutzer entsteht, sich wesentlich von dem unterscheidet, was vor Anmeldung bereits offenbart wurde.

Wie die offene Formulierung vermuten lässt, kommt es hier auf sattelfeste Rechtskenntnisse und eine geschickte Argumentation an.

Ämter prüfen diese Grundvoraussetzungen nicht. Steht eine Designrechtsverletzung im Raum, wird von den Gerichten zu Ihren Gunsten vermutet, dass diese Grundvoraussetzungen erfüllt sind und Ihr Design rechtsgültig ist.

Das gibt Ihnen eine starke Position, die meist nur mit großem Aufwand angegriffen werden kann. Nach erfolgreicher Eintragung haben Sie als Inhaber des Designs dann das alleinige Recht zur Benutzung.

Dritten ist dies nur mit Ihrer Erlaubnis möglich. Mit „Benutzung“ sind neben der Herstellung eines Produkts in Ihrem eingetragenen Design z.B. auch dessen Verkauf gemeint.

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2. Wann liegt eine Designrechtsverletzung vor?

Von einer Designrechtsverletzung spricht man, wenn einem Dritten die Erlaubnis zur Benutzung fehlt und durch die Verwendung beim informierten Benutzer kein anderer Gesamteindruck erweckt wird (§ 38 DesignG, Art. 10 GGV).

Diese juristische Definition ist erklärungsbedürftig.

Grundlegende Voraussetzung ist zunächst, dass der Dritte Ihr Design in einer Weise verwendet, die ihm nicht zusteht. Das kann etwa sein:

• Er bietet ein Produkt in Ihrem Design zum Verkauf an.
• Er stellt ein Produkt dieser Art her.
• Er importiert ein Produkt mit Ihrem Design.

Meist liegt keine rechtswidrige Verwendung vor, wenn das Design im privaten Kontext, als (Bild-)Zitat oder zu Zwecken der Lehre verwendet wird.

Der informierte Benutzer ist eine fiktive Person, dessen Expertise zwischen einem Durchschnittsverbraucher und einem Fachmann liegt.

Er hat zwar gewisse Vorkenntnisse bezüglich Design und Benutzung, jedoch kein spezifisches Fachwissen. Seine Aufmerksamkeit richtet sich beim Erscheinungsbild des Erzeugnisses darauf, welche Merkmale prägend und für die Benutzung relevant sind.

Die Beurteilung, ob  bei ihm ein anderer Gesamteindruck entsteht, wird anhand einer Gegenüberstellung beider Designs auf Grundlage der Registereintragung ermittelt.

Verschiedene Aspekte sind hierbei zu berücksichtigen:

• Prägende Merkmale, Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden begutachtet und es wird beurteilt, ob sich der Gesamteindruck des einen Designs von dem des anderen  unterscheidet. Ausschlaggebend ist alles, was die Eigenart des Designs ausmacht (z.B. Form, Abmaße, Farben, Oberfläche, Material).
• Der Schutzumfang des eingetragenen Designs bestimmt sich nach dem schon vorhandenen Formenschatz. Je mehr sich das Design vom Bekannten abhebt, desto größer ist auch sein Schutzumfang.
• Auch die Gestaltungsfreiheit des Designers wird berücksichtigt. Je kleiner sein Gestaltungsspielraum ist, desto eher ist es ihm möglich, durch nur geringe Veränderungen einen Unterschied im Gesamteindruck beim informierten Benutzer zu erzielen.
• Wurde eine Eintragung in schwarz/weiß vorgenommen, sind dennoch alle anderen Farbgebungen eingeschlossen. Zudem werden alle Warenklassen berücksichtigt.
• Merkmale, die eine rein technisch bedingte Funktion haben, werden nicht berücksichtigt, z.B. wichtige Ersatzteile („must fit“ Klausel).

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3. Was kann man als  Inhaber des eingetragenen Designs gegen eine unberechtigte Benutzung tun?

Liegt nach den genannten Voraussetzungen eine Designrechtsverletzung vor, haben Sie durch Ihr eingetragenes Design und dem damit verbundenen „Monopolrecht“ verschiedene Möglichkeiten, hiergegen vorzugehen.

Zuständig sind in der Regel einzeln bestimmte Landgerichte, vor denen Anwaltszwang herrscht. Sie sind also auf die Unterstützung eines Rechtsanwalts angewiesen.

a. Berechtigungsanfrage und Abmahnung

Um Kosten, Zeit und Ärger zu sparen, empfiehlt es sich zunächst, eine außergerichtliche Lösung in Form einer Abmahnung oder Berechtigungsanfrage anzustreben.

Die Abmahnung ist ein Hinweis auf die Designrechtsverletzung und ein ausdrücklicher Aufruf an den Verletzer, diese freiwillig innerhalb einer gesetzten Frist zu beenden. Hierzu soll er eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben.

Gleichzeitig drohen Sie an, nach erfolglosem Fristablauf gegen ihn gerichtliche Schritte einzuleiten. So wird verhindert, dass Sie bei einem späteren Prozess die Kosten tragen, wenn der Abgemahnte sich plötzlich doch dazu entscheidet, den Anspruch anzuerkennen.

Die Abmahnung ist auch auf formlosen Schreiben möglich. Notwendig ist jedoch, dass Sie eine ausführliche Merkmalsanalyse durchführen, aus der sich ergibt, warum kein anderer Gesamteindruck beim informierten Benutzer entsteht.

Die Ergebnisse dieser Auswertung haben (zumindest teilweise) Eingang in das Abmahnschreiben zu finden.

Eine Berechtigungsanfrage enthält im Unterschied zur Abmahnung keine Androhung, bei Untätigbleiben einen Prozess gegen den Verletzer einzuleiten. Mit ihr wird nur eine Anfrage gestellt, die dem Verletzer die Möglichkeit zur Stellungnahme gibt.

Er kann erläutern, warum er sich zur Benutzung „seines“ Designs berechtigt sieht. Bei unberechtigter Berichtigungsanfrage entstehen zudem, anders als ggf. bei unberechtigter Abmahnung, keine Kosten für Sie.

b. Unterlassungsanspruch § 42 I DesignG

Sie können vom Verletzer (notfalls gerichtlich) verlangen, dass dieser jegliche Handlungen unterlässt, die Ihr eingetragenes Design verletzen. Gleiches gilt für ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf EU-Ebene (Art. 89 I a, 19 I GGV).

Erforderlich ist eine sog. Erstbegehungs- bzw. Wiederholungsgefahr. Liegt bereits eine Designrechtsverletzung vor, wird eine Wiederholungsgefahr vermutet. Sie können also bereits nach der ersten Verletzung grundsätzlich auf Unterlassung klagen (ob dies auch sinnvoll ist, hängt vom Einzelfall ab).

Der Verletzer kann die Wiederholungsgefahr aus der Welt schaffen, indem er eine strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschreibt (s. dazu oben).

Für vorbeugenden Schutz noch vor einer ersten Rechtsverletzung müssen Sie konkrete Anhaltspunkte darlegen, dass es zu einer Designrechtsverletzung kommen wird.

Beispiel: Ein Wettbewerber kündigt auf einer Fachtagung an, dass er für eine Produktneuheit ein Design verwenden wird, das zu Ihren Gunsten eingetragen ist.

In den meisten Fällen wird der Unterlassungsanspruch per einstweiliger Verfügung durchgesetzt. Ihnen bleibt also in der Regel ein langwieriges Gerichtsverfahren erspart.

Wichtig: Ob der Verletzer von Ihrem Design Kenntnis hatte, spielt keine Rolle. Der Unterlassungsanspruch besteht verschuldensunabhängig.

c. Schadensersatzanspruch § 42 II DesignG

Ein Design hat erheblichen wirtschaftlichen Wert. Damit Dritte nicht von Ihrer Investition profitieren, können Sie Schadensersatz bei unberechtigter Verwendung verlangen.

Voraussetzung dafür ist, dass der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Selbiges gilt für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Art. 88 II GGV). Hierzu existieren drei Varianten der Schadensberechnung. Sie haben die Wahl:

• Es wird hypothetisch die Situation mit und ohne Designrechtsverletzung verglichen. Der Schaden liegt in der Differenz. Es kann auch Ersatz für entgangenen Gewinn verlangt werden. Häufig ist es jedoch schwer möglich, konkret nachzuweisen, wie man ohne schädigendes Ereignis dastehen würde.
• Sie können von Ihrem Wettbewerber die Herausgabe aller Einnahmen, die er durch die Designrechtsverletzung erlangt hat, fordern. Ihrem Anspruch kann er eigene Kosten entgegenhalten, die ihm durch die Benutzung entstanden sind.
• Auch ist an eine fiktive Lizenzgebühr zu denken, die in der Höhe besteht, die Sie in Kenntnis aller Gegebenheiten vernünftigerweise vereinbart hätten. Diese Möglichkeit ist oft am praktikabelsten, da Ihnen der Schadensnachweis erspart bleibt.

Fehlt es am Vorsatz, bleibt zumindest ein Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung beim Verletzer bestehen. Ausschlaggebend ist, was objektiv durch unberechtigte Verwendung erlangt wurde und noch vorhanden ist.

d. Vernichtung, Rückruf, Überlassung § 43 DesignG

Wenn Sie erreichen möchten, dass alle rechtsverletzenden  Erzeugnisse vom Markt verschwinden, können Sie einen Anspruch auf Vernichtung, Rückruf oder Überlassung einklagen.

Voraussetzung ist, dass der Verletzer die Erzeugnisse besitzt oder sie ihm gehören. Ein Verschulden ist nicht nötig. Die Vernichtung ist jedoch ultima ratio, d.h. sie ist nur möglich, wenn sie nicht unverhältnismäßig ist.

e. Auskunftsanspruch § 46 DesignG

• 46 DesignG gibt Ihnen einen Anspruch, Auskunft darüber zu bekommen, wo die rechtsverletzenden Erzeugnisse herkommen und welchen Vertriebsweg sie genommen haben.

Er richtet sich an den Verletzer und Dritte, wenn diese bei Herstellung oder Verbreitung mitgewirkt haben. So erhalten Sie weitere Erkenntnisse, gegen wen Sie sich wenden können.

f. Strafrechtliche Sanktion § 51 DesignG

Vorsätzliche Schutzrechtsverletzungen sind strafrechtlich relevant. Für eine Verfolgung können Sie Anzeige stellen. In der Regel verfolgt die Staatsanwaltschaft die Taten nur auf Ihren Antrag hin (sog. Strafantrag).

Sie erhalten durch die strafrechtliche Verfolgung zwar keine unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteile.

Gelegentlich führen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aber dazu, dass Sie neue Erkenntnisse gewinnen (z.B. über Beteiligte und deren Kenntnisse), die Ihnen z.B. die Durchsetzung eines Schadensersatzanspruchs erleichtern.

g. Grenzbeschlagnahme § 55 DesignG

Damit Erzeugnisse mit Ihrem Design nicht in den europäischen Raum gelangen und exportiert werden, können Sie eine Grenzbeschlagnahme veranlassen.

Notwendig ist im Wesentlichen, dass die Rechtsverletzung offensichtlich ist, Sie einen Antrag bei der zuständigen Zollbehörde stellen und eine Sicherheitsleistung erbringen.

Sie können uns jederzeit für eine kostenlose Erstberatung unter (0221) 800 676 80 kontaktieren.

4. Fazit

Ein eingetragenes Design bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster gibt Ihnen das alleinige Benutzungsrecht. Sie entscheiden, durch wen und wie Ihr Design verwendet wird.

Eine Designrechtsverletzung liegt vor, wenn ein Dritter ohne Erlaubnis Ihr Design in einer Form verwendet, dass beim informierten Benutzer kein anderer Gesamteindruck entsteht.

Wollen Sie außergerichtlich gegen die Designrechtsverletzung vorgehen, kommen eine Berechtigungsanfrage und eine Abmahnung in Betracht.

Sie können außerdem Schadensersatz für entgangenen Gewinn, die Herausgabe des Verletzergewinns oder eine fiktive Lizenzgebühr fordern.

Sollen die rechtsverletzenden Erzeugnisse vom Markt verschwinden, empfiehlt sich eine Klage auf Unterlassung bzw. Vernichtung, Rückruf oder Überlassung. Grenzüberschreitende Eindämmung kann durch Grenzbeschlagnahme erreicht werden.

Mittels Auskunftsanspruch können Sie Informationen hinsichtlich des Vertriebs und Herkunft verletzender Erzeugnisse erhalten.

Strafrechtliche Sanktionen  sind möglich.

Bilderquellennachweis: © David Pisnoy | Unsplash