Markenlizenzvertrag: Marke gewinnbringend verwerten

Möchten Sie als Markeninhaber einem Dritten die Nutzung Ihrer Marke erlauben, ist ein Markenlizenzvertrag unverzichtbar.

Worum es sich hierbei genau handelt und welchen Inhalt er haben muss, erläutert der folgende Beitrag.

1. Was ist ein Markenlizenzvertrag?

Eine Marke ist ein geschütztes Zeichen, das zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Abnehmer sollen schnell und einfach erkennen können, welche Waren und Dienstleistungen von Ihrem Unternehmen stammen und welche einem anderen Unternehmen zuzuordnen sind.

Schutzfähig sind unter anderem Wörter, Namen, Zahlen, dreidimensionale Gestaltungen, Domains, Farben, Bilder und Abbildungen. Der sicherste Weg, Markenschutz zu erlangen, erfolgt durch Anmeldung und Eintragung des Zeichens beim zuständigen Amt. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) ist für nationale Anmeldungen zuständig, das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum für europäische Anmeldungen.

Als Markeninhaber haben Sie das alleinige Recht darüber zu entscheiden, wer Ihr Zeichen nutzen darf und wen Sie von der Nutzung ausschließen möchten. Ein solches Nutzungsrecht wird durch Lizenz gewährt. Welchen Umfang die Lizenz haben soll, können Sie mit dem Lizenznehmer in einem Markenlizenzvertrag vereinbaren.

Ein Markenlizenzvertrag bringt verschiedene Vorteile mit sich. Die Marke suggeriert dem Abnehmer eine besondere Qualität und ein bestimmtes Image. Indem Sie gezielt Lizenzen vergeben, können Sie neue Märkte erschließen, Ihre Position am Markt stärken und damit den Wert Ihrer Marke erhöhen. Gleichzeitig verhindern Sie, dass Dritte ohne Lizenz Ihren guten Ruf ausnutzen und Sie schädigen.

Achtung: Anders als bei einer Markenübertragung bleiben Sie bei einer Lizenz stets Inhaber der Marken. Sie verkaufen in diesem Fall keine Markenrechte, sondern gewähren einem Dritten lediglich die Nutzung!

2. Welche Markenlizenzverträge gibt es?

Grundsätzlich können Sie mit dem Lizenznehmer frei vereinbaren, welchen Umfang die Markenlizenz haben soll. Es wird zwischen verschiedenen Lizenzformen unterschieden:

Ausschließliche Lizenz

Eine ausschließliche Lizenz gewährt dem Lizenznehmer das alleinige Nutzungsrecht an der Marke. Sofern nicht anders vereinbart, hat der Lizenznehmer auch das Recht an Dritte Unterlizenzen zu erteilen. Diese Lizenzform beschränkt Sie als Lizenzgeber am stärksten, da Sie die Marke bei einer ausschließlichen Lizenz grundsätzlich weder selbst nutzen noch weitere Lizenzen vergeben dürfen.

Einfache Lizenz

Möchten Sie neben dem Lizenznehmer weiterhin zur Nutzung der Marke und Einräumung weiterer Lizenzen berechtigt sein, bietet sich eine einfache Lizenz an. Sie hat weniger einschneidende Konsequenzen für Sie als Lizenzgeber.

Außerdem kann die Lizenz auf unterschiedliche Weise beschränkt werden. Sie können beispielsweise vereinbaren, dass die Marke

• nur für bestimmte Waren oder auf eine bestimmte Art genutzt werden darf (sachliche Beschränkung).
• nur an bestimmten Orten oder in bestimmten Gebieten genutzt werden darf (räumliche Beschränkung).

nur für eine bestimmte Dauer genutzt werden darf (zeitliche Beschränkung). In diesem Zusammenhang können auch Bedingungen für die vorzeitige Beendigung des Markenlizenvertrages festgehalten werden, beispielsweise ein besonderes Recht zur Kündigung.

Achtung: Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 18.10.2017 - I ZR 6/16) hat entschieden, dass ein Markenlizenzvertrag, der auf unbestimmte Zeit geschlossen wurde, ordentlich gekündigt werden kann, wenn vertraglich nichts Gegenteiliges vereinbart wurde! Das bedeutet, es wäre in diesem Fall, anders als bei einer außerordentlichen Kündigung, grundsätzlich kein besonderer Grund notwendig, um den Vertrag zu beenden. Lediglich die Einhaltung einer Kündigungsfrist müsste beachtet werden.

Sollte der Lizenznehmer sich nicht an die vereinbarten Beschränkungen halten und sie überschreiten, haben Sie als Markeninhaber verschiedene Ansprüche gegen ihn. Sie können beispielsweise

• Unterlassung des verletzenden Verhaltens verlangen.
• Schadensersatz fordern und den Gewinn herausverlangen, den der Verletzer durch die unberechtigte Nutzung Ihrer Marke erlangt hat.

3. Was muss in einem Markenlizenzvertrag enthalten sein?

Folgende Punkte sollten in Ihrem Markenlizenzvertrag aufgenommen werden – eine Checkliste:

Vertragsparteien

Der Vertrag muss Name und Anschrift des Lizenzgebers und Lizenznehmers sowie deren vertretungsberechtigte Personen enthalten.

Marke

Der Gegenstand des Lizenzvertrages ist die Marke. Diese sollte so detailliert wie möglich beschrieben werden:

Bei welchem Markenamt wurde die Marke eingetragen?
Wie lautet die Registernummer der Marke?
Um welche Markenart handelt es sich: Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke?
Für welche Waren- und Dienstleistungsklassen wurde die Marke eingetragen?

Umfang der Lizenz

Sie sollten besonders sorgfältig bei der Festlegung des Umfangs der Lizenz vorgehen. Dieser gibt den Handlungsrahmen vor, in dem die Marke durch den Lizenznehmer genutzt werden darf und gleichzeitig den Lizenzgeber in seinem Handeln einschränkt.

Aus diesem Grund sollten Sie folgende Fragen vertraglich festhalten:

• Möchten Sie neben dem Lizenznehmer weiterhin zur Nutzung der Marke berechtigt sein?
• Wollen Sie neben dem Lizenznehmer weitere Lizenzen vergeben dürfen?
• In welchem Vertragsgebiet soll der Lizenznehmer zur Nutzung berechtigt sein?
• Für welche Produkte und Dienstleistungen soll der Lizenznehmer Ihre Marke verwenden dürfen?

Hat der Lizenznehmer bei der Benutzung weitere Einschränkungen zu beachten?
Für welchen Zeitraum soll die Lizenz erteilt werden?

Lizenzgebühr

Eine wirtschaftliche Verwertung Ihrer Marke ist an die Vereinbarung einer Lizenzgebühr gebunden. Für welche Höhe Sie sich entscheiden, liegt bei Ihnen und ist eine Verhandlungssache.

Abwehr

Als Inhaber einer Marke stehen Ihnen verschiedene rechtliche Mittel zur Verfügung, um gegen Dritte vorzugehen, die Ihre Marke verletzen. Wenn Sie möchten, dass auch Ihr Lizenznehmer diese Rechte ausüben kann, muss dies explizit im Lizenzvertrag festgelegt sein. Andernfalls benötigt er Ihre ausdrückliche Zustimmung, um gegen Markenverletzungen vorzugehen.

Daher sollten die Bedingungen für die Ausübung dieser Rechte in der Lizenzvereinbarung präzise festgelegt werden, um eine klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten und Rechte zu gewährleisten.

Qualitätssicherung

Um mögliche Imageschäden zu vermeiden, ist es ratsam, im Lizenzvertrag festzuhalten, dass Sie als Lizenzgeber das Recht haben, Kontrollen und Qualitätssicherungen durchzuführen. Durch diese Maßnahme stellen Sie sicher, dass die von Ihnen lizenzierte Marke in Übereinstimmung mit Ihren Qualitätsstandards verwendet wird und die von Ihren Lizenznehmern hergestellten Produkte oder Dienstleistungen den Erwartungen der Kunden entsprechen.

Der Kontrollmechanismus bietet auch die Möglichkeit, potenzielle Probleme frühzeitig zu identifizieren und zu beheben, bevor sie zu einem Imageschaden führen.

Benutzungszwang

Damit Konkurrenten nicht in der Lage sind, Marken ausschließlich anzumelden und zu registrieren, wurde der sogenannte Benutzungszwang für eingetragene Marken eingeführt. Dies bedeutet, dass Markenrechte nur dann geltend gemacht werden können, wenn die Marke in ihrer eingetragenen Form innerhalb von fünf Jahren genutzt wurde.

Wenn Sie eine Lizenz für Ihre Marke vergeben, sollten Sie den Benutzungszwang explizit regeln, um das Risiko einer Beeinträchtigung Ihrer Marke durch Nichtbenutzung zu minimieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da der Benutzungszwang für Lizenznehmer nicht automatisch gilt.

Neben den oben genannten Aspekten können je nach Fall weitere Punkte hinzukommen, die vertraglich festgehalten werden sollten. Vertrauen Sie auf unsere Expertise im Markenrecht. Wir unterstützen Sie gerne bei der Erarbeitung eines Markenlizenzvertrages, der Ihren Anforderungen entspricht!

4. Wie viel kostet eine Markenlizenz?

Die Höhe der Markenlizenz kann nicht pauschal beziffert werden, sondern richtet sich nach verschiedenen Faktoren. Je besser das Image und die Bekanntheit der Marke, desto höher ist auch ihr Wert.

Folgende Lizenzarten kommen in Betracht:

• Pauschallizenzgebühr
• umsatzabhängige Lizenzgebühr
• Stücklizenzgebühr
• Mindestlizenzgebühr

5. Welche Rechte stehen Lizenzgeber und -nehmer zu?

Die Rechte von Lizenzgeber- und Lizenznehmer in einem Überblick:

Der Lizenznehmer hat das Recht, die Marke im Rahmen des Lizenzvertrages zu benutzen, hat normalerweise jedoch keine eigenständigen Ansprüche gegen Dritte bei Verletzungen des Markenrechts. Hierfür benötigt er die Zustimmung des Markeninhabers. Es besteht die Möglichkeit beizutreten, wenn der Lizenzgeber klagt. Zudem hat er einen Anspruch darauf, dass der Lizenzgeber sich um die Aufrechterhaltung der Marke kümmert.

Der Lizenzgeber hat das Recht auf Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühr und kann gegen den Lizenznehmer vorgehen, wenn dieser den vereinbarten Umfang der Lizenz überschreitet. Der Lizenzgeber kann den Lizenznehmer auch dazu verpflichten, die Lizenz auszuüben.

6. Fazit

• Die Lizenz gibt dem Lizenznehmer das Recht, die Marke des Lizenzgebers zu nutzen. Mögliche Formen sind die ausschließliche oder einfache Lizenz.
• Bei der Einräumung eines Nutzungsrechts durch Lizenz handelt es sich nicht um den Verkauf einer Marke.
• Der Umfang der Lizenz wird im Rahmen eines Markenlizenzvertrages festgehalten. Beschränkungen sind in räumlicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht möglich.
• Wichtige Aspekte, die vertraglich vereinbart werden sollten sind: der Lizenzgegenstand, der Lizenzumfang, die Lizenzgebühr und Abwehransprüche des Lizenznehmers.

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